법무법인[유] 지평 || [지평기술센터] 미국 특허 Reissue 제도의 이해와 활용

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[지평기술센터] 미국 특허 Reissue 제도의 이해와 활용

2026.03.31

<div style="text-align: right;"><a href="https://www.jipyongip.com/kr/member/kgV1xQsITWb4DPIqCDi5" target="_blank">권혁성 대표변리사(특허법인 지평) </a></div>

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1. 들어가며 
 
미국 특허 실무에서 등록 후 권리 관리의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 특허 취득 과정에서 의도치 않은 오류로 인해 청구범위가 과도하게 좁게 또는 넓게 설정되는 경우가 적지 않으며, 이를 사후에 시정할 수 있는 제도가 바로 Reissue(재발행) 제도입니다. 그러나 많은 한국 기업과 실무자들이 이 제도를 한국의 정정심판과 유사한 것으로 오해하여 리스크를 과소평가하는 경향이 있습니다. 이 글에서는 미국 Reissue 제도의 법적 배경과 실무상 유의사항, 그리고 실제 사례를 통해 제도의 올바른 이해와 전략적 활용 방안을 살펴보겠습니다. 
 
 
2. 제도 취지 및 법적 배경 
 
미국 Reissue 제도는 35 U.S.C. §251에 근거합니다. 특허 취득 과정에서 발생한 비의도적(unintentional) 오류로 인해 특허권자가 실제 발명에 비해 과도하거나 부족한 보호를 받게 된 경우, 이를 형평의 원칙에 따라 시정함으로써 발명자에게 정당한 권리를 회복시키는 한편, recapture doctrine과 intervening rights 등을 통해 제3자와 공중의 이익도 균형 있게 보호하는 제도입니다. 
 
역사적으로 이 제도는 1813년 William Thornton 특허국장이 처음 허용한 이래, 1832년 법제화를 거쳐 1952년 Patent Act 전면 개정 시 현행과 유사한 형태로 정비되었습니다. 2011년 AIA(America Invents Act)에서는 "without deceptive intention" 요건이 삭제되어 절차가 간소화되었고, AIA 이전에는 오류의 존재와 비기망 의도 입증이 모두 필요했던 반면, 이후에는 오류의 객관적 존재만으로 Reissue 신청이 가능해졌습니다. 
 
Reissue는 크게 두 유형으로 구분된다. Narrowing Reissue(협의 재발행)는 원특허 청구범위를 감축하는 것으로 청구 시기 제한이 없습니다. 반면 Broadening Reissue(확장 재발행)는 청구범위를 확장하는 것으로, 원특허 등록일로부터 2년 이내에만 출원이 가능하다는 시간적 제약이 따릅니다. 모든 Reissue 사건은 USPTO의 CRU(Central Reexamination Unit)가 전담하며, 연간 약 300건을 처리하고 평균 18~30개월의 심사 기간이 소요됩니다. 
  
 
3. Broadening Reissue의 실무상 제약 
 
Broadening Reissue는 그 전략적 매력에도 불구하고 실무상 여러 중요한 제약이 존재합니다. 
 
(1) Critical Pitfall 1: Non-Elected Invention Recapture 
원출원 시 Restriction requirement를 받았으나 Division 출원이나 Continuation Application을 하지 않은 경우, 해당 non-elected invention에 관한 청구항을 Reissue로 추가할 수 없습니다. 이는 특허권자의 선택에 의한 포기로 간주되어 §251의 적용 대상이 아니기 때문입니다. 따라서 원출원 단계에서 Restriction 발생 시 즉시 Division 전략을 수립하는 것이 필수적입니다. 
 
(2) Critical Pitfall 2: Original Presentation Requirement 
Broadening Reissue에서 원특허 청구항과 특허적으로 구별되는 새로운 청구항을 추가할 경우, CRU가 restriction을 발행할 수 있으며, 이 경우 분할재발행출원(Divisional Reissue Application)이 필요하게 됩니다. 
 
(3) Critical Pitfall 3: Family-Wide Recapture Analysis 
CRU 심사관은 CA, CIP, 분할출원 전체의 심사이력을 검토하므로, 패밀리 특허 전체의 OA 이력이 Recapture 분석 기준이 된다는 점을 유의해야 합니다. 
 
(4) Recapture Test 
Broadening Reissue에서 핵심적인 관문인 Recapture Test는 MPEP 1412.02에 따라 3단계로 진행됩니다. 1단계에서 Reissue 청구항이 원특허 청구항보다 넓은지 판단하고, 넓다면 2단계에서 그 확장 부분이 원출원 심사 과정에서 포기(surrender)한 주제와 관련이 있는지를 살펴봅니다. 관련이 있다면 3단계에서 실질적 협소화(Material Narrowing) 여부를 판단합니다. 여기서 협소화는 선행기술 대비 비자명하고 기술적으로 유의미한 것이어야 하며, 단순한 한정사항 추가나 관련 없는 협소화는 Recapture로 간주됩니다. 
 
 
4. 사례 
 
실제 사례를 통해 Reissue 절차의 현실을 살펴보면, Broadening Reissue의 어려움이 더욱 명확해집니다. 본 사례는 2020년 1월 등록된 장치 청구항 특허에 대해 방법 청구항을 추가하고 일부 표현을 정정하기 위해 등록 후 정확히 2년 시점인 2022년 1월에 Reissue 출원을 한 경우입니다. 
 
2023년 7월 1차 OA에서 한정요구와 함께 New Matter(신규사항) 지적이 있었고, 장치항이 의제 선택되었으며, 이후 CA 출원 및 심사관 인터뷰를 거쳐 2025년 10월 CA 1차 OA에서 진보성 거절 및 New Matter 재지적이 발행되었습니다. 특히 35 U.S.C. 102/103 거절의 경우 원출원 시 인용되지 않았던 새로운 선행기술이 Reissue 심사에서 적용되었다는 점이 중요합니다. 이에 따라 장치 청구항의 거절이유 극복에 집중해야 하는 상황이 발생하였고, 방법 청구항은 별도 출원서 작성으로 대응 방향을 전환하였습니다. 
 
 
5. 시사점 
 
Reissue 제도를 전략적으로 활용할 수 있는 상황은 분명히 존재합니다. Broadening Reissue는 원출원에서 청구하지 않은 별개의 실시예 권리화, 대형 소송이나 ITC 전략 등 고가치 분쟁, 그리고 원심사 선행기술 범위 밖에서 Material Narrowing이 확보 가능한 경우에 실익이 있습니다. Narrowing Reissue는 IPR이나 소송에서의 무효 방어, 명세서와 청구항 불일치 해소 등에 활용될 수 있습니다. 다만 Narrowing 역시 선행기술 재심사를 받으므로 새로운 무효 근거가 제공될 위험이 존재합니다. 
 
한국 기업들이 반드시 인식해야 할 것은, 미국 Reissue는 한국의 정정심판과 근본적으로 다른 제도라는 점에 있습니다. 원출원 전면 재심사, 심사이력의 즉시 전면 공개, 18~30개월의 장기 심사, 그리고 통상 $250,000~$650,000에 달하는 높은 비용(복잡한 경우 $1,000,000 이상)은 Reissue가 결코 가볍게 접근할 수 있는 절차가 아님을 말해주고 있습니다. 
 
결론적으로, Reissue를 최후의 구제 수단으로 기대하는 것보다, 원출원 단계에서 충분한 명세서 작성과 청구항 설계에 투자하는 것이 최선의 전략이라 여겨집니다. 
 
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